Libertà di attuazione: una ricerca per evitare la contraffazione

Prima di lanciare un nuovo prodotto sul mercato, conviene sincerarsi che non costituisca una contraffazione di altri oggetti esistenti. Questo è l’obiettivo di Freedom to operate (FTO).

Lo scopo di Freedom to operate (studio della libertà di attuazione o FTO) consiste nel determinare se un prodotto può essere messo sul mercato senza che corra il rischio di contraffare brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.

Si tratta di evitare di dover ritirare un prodotto dalle vendita o di pagare dei danni e interessi se questo costituisce una contraffazione, pur se involontaria. Per questo motivo, ricerche come questa vengono spesso effettuate prima che il prodotto sia completamente finito, con l’aiuto di istituiti specializzati.

Generalità

La portata di un FTO può variare fortemente a seconda della complessità del prodotto, i mercati che devono essere coperti ed il livello di sicurezza necessario. Uno o due giorni di ricerche da parte degli analisti dell’ "informazione brevetti" possono risultare sufficienti se un prodotto è semplice, se comporta un solo aspetto innovativo ed è venduto soltanto in Svizzera e in qualche altro paese.

Al contrario, un microprocessore o uno smartphone possono includere migliaia di innovazioni potenzialmente brevettate ed essere venduti in un numero importante di paesi. In questi casi, gli sforzi di ricerca sono considerevoli, soprattutto nel momento in cui è richiesta la sicurezza assoluta.

È importante distinguere bene un FTO dalle altre ricerche di brevetti effettuate allo scopo di verificare la brevettabilità di un prodotto. Uno studio di ricerca classico (ad esempio, il rapporto preparato dagli uffici di brevetto e talvolta annesso ai brevetti pubblicati) non permette di tirare vere e proprie conclusioni sulla libertà di attuazione.

Le diverse tappe

Un primo studio può essere effettuato all’inizio dello sviluppo del prodotto, al fine di scartare già in partenza le soluzioni che presentano rischi troppo elevati.

Questa tappa è necessariamente incompleta, in quanto generalmente non si conoscono ancora tutte le caratteristiche del prodotto. È pertanto necessario completarla durante la fase di sviluppo, affinché si possa verificare che le diverse scelte tecnologiche operate non creino nuovi rischi.

La portata della ricerca dovrà essere discussa preventivamente. La sicurezza al 100% non esiste. È perciò importante che lo studio che effettua l’ FTO comprenda perfettamente la posta in gioco.

Nel caso di un prodotto strategico per l’impresa, o di un FTO effettuato dopo una raccolta fondi, è spesso consigliabile fare appello ad una squadra contenente sia degli analisti in informazione brevetti che dei consulenti in brevetti svizzeri e degli specialisti del diritto europeo ed americano, ad esempio. Degli FTO più sommari possono essere sufficienti nel momento in cui un rischio residuo è tollerabile.

Le possibili azioni

Lo studio di libertà d’attuazione permette spesso di scoprire richieste per le quali un brevetto non è ancora stato rilasciato e la cui portata resta quindi incerta. In tal caso, può rivelarsi utile sorvegliare periodicamente la procedura di rilascio di queste richieste, in modo da mettersi al riparo da cattive sorprese.

Nel momento in cui viene scoperto un brevetto di terzi che minaccia le attività di un’impresa, è possibile acquisire una licenza, modificare il prodotto per aggirare il brevetto o farlo revocare, ad esempio attraverso una procedura di opposizione.

Quest’ultima opzione è fattibile soltanto se il brevetto manca di validità, ad esempio se è sprovvisto di novità o se la procedura di rilascio contiene degli errori.

Fonte:

P&TS SA Intellectual Property
Av. J.-J. Rousseau 4  
Casella postale 2848
2001 Neuchâtel

Ultima modifica 15.10.2015

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