Avant de lancer un nouveau produit sur le marché, il convient de s’assurer qu’il ne constitue pas une contrefaçon d’autres objets existants. C’est l’objectif du Freedom to operate (FTO).
Le but du Freedom to operate (étude de liberté d’exploitation ou FTO) consiste à déterminer si un produit peut être mis sur le marché sans risque de contrefaire des brevets ou d’autres titres de propriété intellectuelle détenus par des tiers.
Il s’agit d’éviter de devoir retirer un produit de la vente ou de payer des dommages et intérêts si celui-ci constitue une contrefaçon, même involontaire. C’est pourquoi ces recherches sont souvent lancées avant même que le produit ne soit entièrement défini, avec l’appui d’instituts spécialisés.
Généralités
L’envergure d’une FTO peut fortement varier selon la complexité du produit, les marchés qui doivent être couverts et le niveau de sécurité nécessaire. Un ou deux jours de recherches par des analystes en "information brevet" peuvent être suffisants si le est produit simple, ne comporte qu’un seul aspect innovant et est vendu uniquement en Suisse et dans quelques pays.
A l’opposé, un microprocesseur ou un smartphone peuvent inclure des milliers d’innovations potentiellement brevetées et être vendus dans un nombre important de pays. Dans ces cas, les efforts de recherche sont considérables, surtout lorsqu’une sécurité absolue est requise.
Il est important de bien distinguer une FTO des autres recherches de brevet effectuées dans le but de vérifier la brevetabilité d’un produit. Un rapport de recherche classique (par exemple le rapport préparé par les offices de brevet et parfois annexé aux brevets publiés) ne permet pas vraiment de tirer une conclusion quant à la liberté d’exploitation.
Les différentes étapes
Une première étude peut être effectuée au début du développement du produit afin d’écarter d’emblée des solutions présentant des risques trop importants.
Cette étape est nécessairement incomplète, car on ne connait généralement pas encore toutes les caractéristiques du produit. Il est donc nécessaire de la compléter au cours du développement afin de vérifier si les divers choix technologiques pris ne créent pas de nouveaux risques.
L’envergure de la recherche devra être discutée en amont. Une sécurité à 100% n’existe pas. Il est donc important que le cabinet effectuant la FTO comprenne parfaitement les enjeux.
Dans le cas d’un produit stratégique pour l’entreprise, ou d’une FTO effectuée après une levée de fonds, il est souvent judicieux de faire appel à une équipe comportant aussi bien des analystes en information brevet que des conseillers en brevet suisse et des spécialistes du droit européen et américain par exemple. Des FTO plus sommaires peuvent être suffisantes lorsqu’un risque résiduel est tolérable.
Les actions possibles
L’étude de liberté d’exploitation permet souvent de découvrir des demandes de brevet qui n’ont pas encore abouti à un brevet délivré et dont la portée reste donc incertaine. Dans un tel cas, il peut se révéler nécessaire de surveiller périodiquement la procédure de délivrance de ces demandes afin de se mettre à l’abri de mauvaises surprises.
Lorsqu’un brevet de tiers est découvert qui menace les activités d’une entreprise, il est possible d’acquérir une licence, de modifier le produit pour contourner le brevet ou de faire révoquer ce dernier, par exemple au moyen d’une procédure d’opposition.
Cette dernière option n’est envisageable que si le brevet manque de validité, par exemple s’il est dépourvu de nouveauté ou si la procédure de délivrance a été entachée d’erreurs.
Source:
P&TS SA Intellectual Property
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